Le 16 décembre 2015 a été adopté la directive (UE) 2015/2436 dites « Paquet Marques » et visant à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les Etats Membres de l’Union Européenne. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 mars 2016 et a donné lieu à l’adoption du règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

La directive 2015/2436 devait être transposée par les Etats Membres dans un délai de 3 ans, soit le 14 janvier 2019.

C’est donc avec un mois de retard que le Gouvernement Français a rendu public le 15 février 2019 les projets d’Ordonnances portant transposition de ce « Paquet Marques ».

Ces ordonnances annoncées comme la plus grande réforme du droit national des marques depuis la loi n° 91-7du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service qui transposait la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ont été soumises à la consultation publique apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les changements sont nombreux et conséquent, mais parmi les principales modifications plusieurs méritent d’être examinées.

Ainsi, une première spécificité nationale est supprimé à savoir l’exigence de représentation graphique contenu à l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Les ordonnances prévoient ainsi d’harmoniser le droit français afin de rendre désormais possible l’enregistrement à titre de marque de fichier sonore, multimédia … comme c’est déjà le cas auprès de l’EUIPO depuis 2017.

Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis et seront expressément inscrits à l’article L. 711-3 du CPI conduisant au refus d’enregistrement des appellations d’origine, des indications géographiques, des dénominations de variétés végétales antérieurement enregistrées ainsi que les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

Parallèlement, les droits antérieurs pouvant être invoqués dans une opposition sont étendus. L’article L ;712-4 du CPI prévoirait désormais qu’une opposition pourrait être fondée sur Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice, une dénomination sociale ou une raison sociale, une indication géographique, ou encore le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

L’Ordonnance envisage d’intégrer un article L. 712-6-1 du CPI prévoyant le cas dans lequel un mandataire indélicat a déposé une marque en son nom propre en lieu et place de celui de son mandant et permettra à son titulaire légitime de s’y opposer en demandant la rétrocession de la marque à son profit.

Des changements procéduraux en matière de nullité ou de déchéance de marques sont également à prévoir.

Tout d’abord, les délais de la procédure d’opposition sont également modifiés puisqu’il est prévu que le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition actuellement en vigueur est allongé d’un mois. Ainsi, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement l’opposant devra avoir fait sa déclaration d’opposition comprenant l’identité des parties et les marques mises en cause et disposera désormais d’un délai supplémentaire de un mois aux termes duquel il devra avoir fourni ses moyens.

Ensuite, les procédures en nullité ou en déchéance de marque sont simplifiées (article L. 716-5 du CPI). Il est désormais mis en place une procédure administrative relevant de la compétence exclusive de l’INPI lorsque de telles actions sont engagées à titre principal (motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative). Cette compétence exclusive ne jouera toutefois que sous réserve qu’aucun contentieux judiciaire ne soit déjà en cours entre les parties emportant compétence exclusive du juge saisi. Les autres actions civiles et demandes relatives aux marques telles que celle formées à titre reconventionnelles relèveront toujours de la compétence exclusive des Tribunaux de grande instance.

Les actions en nullité qui ne seraient pas fondées sur une marque notoirement connu au sens de la Convention de Paris deviennent imprescriptibles (article L. 716-6). Toutefois, la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieures pendant cinq ans constituera un délai de forclusion.

La prescription de l’action en contrefaçon de cinq ans trouvera son point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer (article L.716-4-2). Le point de départ de l’action en déchéance pour non-usage qui a fait l’objet d’une jurisprudence fluctuante est désormais la date de publication de la marque (article L. 714-5 du CPI)

Il sera en outre désormais possible de se défendre lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque en arguant du manque d’usage sérieux de la marque antérieure. Si sur requête du titulaire de la marque postérieure le titulaire d’une marque antérieure n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux pendant les cinq années précédant la demande, sa demande de nullité pourra être rejetée.

Enfin, l’article R. 712-24 modifié prévoit désormais qu’une demande de renouvellement pourra être faite au plus tôt un an avant l’expiration de la marque et au plus tard dans un délai de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration sous réserve du paiement d’une redevance plus élevée en cas de renouvellement tardif.

Les changements à prévoir sont donc nombreux et d’une importance considérable au regard de notre droit national des marques. Ces projets d’Ordonnances ont fait l’objet d’une consultation publique qui a expirée le 20 mars 2019, il reste désormais à attendre leur adoption.