La refonte du droit des marques par la loi Pacte du 22 mai 2019

Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

Plusieurs mois après l’adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019, les premières mesures relatives au droit des marques sont enfin entrées en vigueur. Transposant la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques », ces dispositions alignent le droit français des marques sur les règles européennes, aussi bien procéduralement que matériellement.

 

I – Les modifications procédurales permettant une plus grande disponibilité des signes enregistrables

 

A – L’action en déchéance et nullité

 

Dans le but « de déjudiciariser une partie du contentieux technique et d’apurer le registre national des marques » (rapport au Président de la République), une procédure administrative en déchéance de marques et en nullité a été mise en place au sein de l’INPI depuis le 1er avril 2020. Celle-ci permettra à toute personne de solliciter l’annulation, totale ou partielle, d’une marque non exploitée depuis plus de cinq ans ou devenue générique ou déceptive du fait de son titulaire. Il convient de rappeler qu’une marque déceptive est une marque « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Différence majeure avec l’action judiciaire en déchéance, l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que la démonstration préalable d’un intérêt à agir ne sera pas exigée devant l’INPI. Par ailleurs, ce nouveau recours devrait être largement plébiscité du fait d’un faible coût et de délais de mise en œuvre sensiblement réduits par rapport à ce que peut connaître la voie judiciaire actuelle.

Il est à noter que la compétence de l’INPI coexistera avec celle des Tribunaux judiciaires spécialisés : en effet, tout le contentieux de la déchéance exercé à titre principal relèvera de la compétence exclusive de l’INPI, alors que les Tribunaux resteront compétents pour les demandes formées à titre reconventionnel, ou qui sont connexes à une autre action relevant de leurs compétences exclusives.

Concernant l’action en nullité, l’INPI se voit reconnaître une compétence exclusive pour connaître des actions en nullité exercées à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus de nullité ou de refus par exemple en cas de contrariété à l’ordre public, dont l’usage est légalement interdit (à noter la disparition des termes « contraire aux bonnes mœurs » .

En outre, l’INPI aura compétence exclusive pour connaitre des actions fondées sur l’atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, des droits d’auteur ou un droit de la personnalité d’un tiers (article L. 711-3 du Code de la propriété industrielle).

Les Tribunaux judiciaires spécialisés conserveront leur compétence exclusive en cas de demande de nullité reconventionnelle ou connexe à une autre demande relevant de la compétence exclusive de l’INPI et en cas de demande fondée sur la base des droits d’auteur, des dessins et modèles ainsi que sur des droits de la personnalité.

Dans ces deux procédures, le directeur de l’INPI statue au terme d’une procédure contradictoire comportant une phase d’instruction et ses décisions ont les effets d’un jugement susceptible de recours.

Enfin, il convient de noter que les actions judiciaires en nullité de marque ne sont désormais plus soumises à la prescription quinquennale de droit commun et deviennent imprescriptibles, sous réserve de l’application du mécanisme de la forclusion par tolérance.

 

B – La procédure d’opposition

 

La procédure d’opposition a été profondément réformée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE ».

Dans un premier temps, les nouvelles dispositions renforcent le contrôle de l’INPI sur les preuves d’usage soumises dans le cadre d’une procédure d’opposition.

En effet, pour les oppositions formées à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque déposée à compter 11 décembre 2019, l’opposant doit être en capacité de fournir des preuves d’exploitation pertinentes pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de son opposition.

Par ailleurs, il est à présent possible d’invoquer plusieurs droits antérieurs à l’appui d’une seule et même procédure d’opposition si ceux-ci appartiennent au même titulaire.

Surtout, plusieurs nouveaux fondements peuvent être invoqués à l’appui d’une procédure d’opposition tels que l’atteinte à une marque renommée antérieure, à une dénomination sociale, à une raison sociale ou à un nom commercial s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongé d’un mois dans le cas où l’opposant souhaiterait compléter sa demande.

A l’instar de l’ensemble des procédures nouvelle génération instauré par la loi PACTE, le directeur de l’INPI ne statuera qu’au terme d’une procédure contradictoire susceptible de recours qu’après une phase d’instruction.

 

C – L’action en contrefaçon

 

La liste des personnes autorisées à agir est élargie : en effet, l’action peut désormais être intentée, sans l’autorisation du titulaire de la marque, par les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d’une marque collective ou de garantie. Cependant, il est à noter que des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues contractuellement entre un titulaire de marque et ses licenciés.

Par ailleurs, l’ordonnance du 13 novembre 2019 est venue modifier l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription prévoyant désormais que le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l’action en contrefaçon commence désormais à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

 

 

II – Les dispositions d’ordre matériel modernisant le régime de protection des marques

 

A – La suppression de l’exigence de représentation graphique

 

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance redéfinissent la notion de « marque » : en effet, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle considère qu’une marque est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

Ainsi, l’exigence d’une représentation graphique est abandonnée, le signe devant simplement pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Cette innovation, déjà en vigueur depuis plus de deux ans devant l’Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), permettra de répondre aux évolutions techniques et économiques actuelles auxquelles fait face le droit des marques puisqu’il est désormais possible de demander l’enregistrement de marques sonores, de mouvement, des hologrammes ou des fichiers multimédias.

 

B – La création des marques de garantie

 

La refonte du régime juridique des marques collectives ayant vocation à être utilisées ou exploitées par plusieurs personnes se traduit par la création des marques de garantie. Une marque de garantie a pour objectif d’identifier l’origine de produits ou de services pour lesquels certaines caractéristiques sont listées et doivent être garanties.

Jusqu’à présent, seules les personnes morales pouvaient déposer une marque de garantie. Désormais, le dépôt est ouvert aux personnes physiques et morales de droit privé comme de droit public, à condition qu’elles ne fournissent pas elles-mêmes les produits et services dont la marque vise à garantir la qualité.

Enfin, le dépôt d’une marque de garantie doit être accompagné d’un règlement d’usage dont les qualités et le contenu sont désormais précisés. Le règlement d’usage doit en effet contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R. 715-1 et R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle.

 

C – Les nouvelles dispositions relatives aux marques renommées et notoires

 

Consacrant une jurisprudence bien établie, l’ordonnance permet à un titulaire d’interdire l’usage de sa marque dans la vie des affaires par un tiers non autorisé dans deux cas (article L. 713-2) :

  • si le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits et services identiques à ceux couverts par celle-ci ;
  • si le signe est identique ou similaire à cette marque et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il est également créé un régime de protection spécifique pour la marque notoirement connue, distinct de celui de la marque renommée. Cette création met la France en conformité avec ses engagements internationaux, notamment l’accord de Paris (art. 6 bis) et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, art. 16). L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle envisage les cas dans lesquels l’usage dans la vie des affaires d’une marque notoire peut être sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile.

 

En résumé, la loi Pacte, tout comme l’ordonnance et le décret qui l’ont suivie, ont profondément modifié le droit des marques. Outre ces modifications procédurales et matérielles toujours guidées par une logique de simplification et de protection des marques, d’autres mesures ont été adoptées notamment en matière de transmission de marques ou encore de dégénérescence de la marque.

 

Par Manon Boinet et Elie Lelouche

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