La Cour de cassation a rendu, le 5 juin dernier, un arrêt de principe relatif au transfert obligatoire d’un nom de domaine utilisant l’extension « .fr » notamment lorsque celui-ci reprend le nom d’une collectivité locale. La Cour en a profité pour réaffirmer la primauté d’une marque par rapport à un nom de domaine antérieur.

En l’espèce, la société Dataxy était titulaire depuis 2004 des noms de domaine régulièrement renouvelés depuis, « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr », ainsi que du nom de domaine « saône-et-loire.fr » depuis le 22 juin 2012.

Le département de Saône-et-Loire est quant à lui titulaire de la marque semi-figurative n° 3827089 « Saône-et-Loire le département » déposée le 4 avril 2011 et enregistrée le 19 août 2011 pour désigner les services en classe 35, 38, 39 et 41.

Le département de Saône-et-Loire avait alors souhaité acquérir les noms de domaines correspondant à sa marque et avait par conséquent demandé à la société Dataxy de les lui transférer ce que cette dernière avait refusé.

Le département avait donc saisi l’AFNIC afin de voir transférer les noms de domaine litigieux à son profit mais seul le nom de domaine <saône-et-loire.fr>, réservé postérieurement au dépôt de la marque « Saône-et-Loire le département », avait été transféré.

La société Dataxy a alors sollicité l’annulation de cette décision de l’AFNIC devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et le département sollicitait à cette occasion le transfert de tous les noms de domaine déposés par la société à son profit et formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque. Le Tribunal avait accueilli les demandes du département et Dataxy avait interjeté appel.

La Cour d’appel de Versailles avait rejeté le 14 mars 2017 la demande d’annulation du transfert du nom de domaine « saône-et-loire.fr », estimant que ce nom de domaine, en reprenant la marque du département « saône-et-loire le département », créait un risque de confusion sur l’origine des services.

Devant la Cour de cassation la société arguait que son activité de géo-référencement constituait une offre de services sur le territoire de Saône-et-Loire et qu’elle justifiait ainsi d’un intérêt légitime lui permettant de conserver le nom de domaine litigieux.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi et décida en ces termes que « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ».

Il faut en déduire que, dès lors que le nom de domaine désigne une collectivité territoriale l’offre de service aurait dû être proposée précisément sur le territoire de Saône-et-Loire pour que l’intérêt légitime de la société Dataxy soit reconnue. Or en l’espèce, cette société proposait des annonces immobilières dans toute la France.

Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt « LAGUIOLE » (Cass. Cproom., 4 oct. 2016, n° 14-22245, PB) marque le renforcement de la protection des marques des collectivités territoriales et accentue les conditions nécessaires afin de pouvoir exploiter leur nom puisque non seulement le titulaire d’un tel nom de domaine devra justifier de l’utilisation réelle de ce nom de domaine mais de plus, son intérêt légitime ne pourra être reconnu que si l’offre proposée l’est sur le territoire de la collectivité dont le nom est exploité à titre de nom de domaine.