Brexit : quels impacts sur le droit des marques ?

Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks after the UK leaves the EU

Principe : A l’heure où l’Union Européenne vient d’accorder un nouveau délai de trois mois au Royaume-Unis pour sortir de l’Union Européenne au plus tôt le 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er février 2020, il convient de revenir sur le devenir de vos marques.

Avant toute chose, pas de panique, le gouvernement anglais a déjà communiqué sur cet aspect du Brexit et a affirmé que les droits sur les marques ne seront pas perdus et ce, même en cas de « no deal ». En effet, le 1er mars 2019, l’UKIPO (office britannique des marques) a publié sur son site internet un guide spécifique concernant le devenir des marques en cas de « no deal ».

En pareil cas, seule la date d’effet des nouvelles mesures relatives aux marques sera impactée.

Clarification : Pour les titulaires de marques européennes enregistrées au jour de la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union Européenne, ils obtiendront grâce à une conversion automatique un titre britannique identique et indépendant et ce, sans frais supplémentaire.

Les marques ainsi converties garderont la même date de dépôt, la même priorité et/ou la même ancienneté, elles se feront seulement adjoindre le préfixe « UK009 ».

Attention, le système mis en place est celui d’une conversion automatique avec un système « d’Opt out », ce qui signifie que si vous ne souhaitez pas obtenir cette conversion en titre britannique vous devez en déposer la demande expressément.

Pour les titulaires de marques européennes dont l’examen est encore en cours, ils disposeront d’un délai de 9 mois pour demander la conversion auprès de l’office britannique des marques sous conditions de paiement d’une taxe qui, à ce jour, n’est pas encore fixée mais dont on peut penser qu’elle sera égale à celle d’un dépôt britannique.

Si la demande de conversion est réalisée à temps, le titulaire de la marque gardera le bénéfice de sa date de dépôt et de celle de sa priorité.

Si la marque fait l’objet d’une licence, il est prévu que celle-ci continuera de produire ses effets juridiques sur le territoire britannique. Il est toutefois préconisé de faire inscrire les contrats de licence auprès de l’office britannique des marques.

Concernant les contrats de cessions de marques dont le transfert de propriété n’a pas encore été inscrit auprès de l’EUIPO au jour de l’« Exit Day », ils entraîneront la création d’un droit équivalent au nom du cédant. Il sera donc nécessaire d’enregistrer le transfert de propriété auprès du Registre britannique.

Concernant les autres contrats portant sur des marques et dont le périmètre géographique est indiqué, rien n’a, pour le moment, été prévu. Il semble qu’il faudra donc s’en remettre aux termes des contrats ainsi qu’à la commune intention des parties.

Conseil  : Face aux incertitudes qui planent sur les modalités de réalisation du Brexit, nous préconisons de prendre les mesures qui s’imposent pour sécuriser vos droits sur vos marques et à ce jour conseillons de réaliser un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

Par Manon Boinet

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